Il marchio registrato e la sua tutela

Profili di tutela del marchio secondo la Corte di Cassazione.

Nel corso dell’anno 2016 è stata emessa una sentenza particolarmente interessante da parte della Cassazione e concernente la tutela del marchio registrato.

La sentenza de qua, n. 10519 del 20 maggio 2016, assume particolare rilievo, soprattutto alla luce dei numerosi principi che vengono ivi formulati.

Infatti, la Corte ha avuto modo di precisare, innanzitutto, che la sola contraffazione di un marchio configura, di per sé, un danno potenziale meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Tanto considerato, è legittima la condanna generica al risarcimento del danno, tanto che il Giudice di merito deve disporre sul punto. Pertanto, non si può configurare un difetto di prova la mancata indicazione circa la ricorrenza di concreti pregiudizi in capo alla parte.

Proseguendo con l’analisi della sentenza in oggetto, rileva un ulteriore principio relativo all’esegesi dell’art. 48 R.D. 929/1942. Precisano i Giudici che anche nel caso di due marchi, entrambi registrati, si applica il principio che prevede la convalidazione del marchio successivo e conoscibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni[1].

Spingendosi addentro ad un’analisi puntuale dell’istituto, gli Ermellini hanno precisato che

“[…] il preuso di un marchio di fatto con notorietà non puramente locale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto all’invalidità del marchio successivo […]”.

Escludendo l’ipotesi della convalidazione, sopra richiamata, non si può non constatare che una differente soluzione non valorizzerebbe il carattere di novità, ovvero la condizione per ottenere la registrazione del marchio.

Infine, il provvedimento in esame si conclude con una ulteriore riflessione sull’ipotesi di registrazione di un marchio che ne riproduce uno anteriore, nonostante la presenza di differenti elementi di contorno. Secondo il Collegio, una simile condizione non esclude la confusione rispetto ad un pubblico/consumatori, che potrebbero comunque confondere i due marchio. Detta circostanza assume particolare rilevanza ove i due marchi rientrino in una medesima categoria merceologica rispetto alla tipologia di prodotto offerto.

Avv. Jacopo Marchini

[1] Si evidenzia come l’interpretazione dell’art. 48 R.D. 929/1942 è intervenuta rispetto al testo di legge ante modifiche introdotte dall’art. 45 D.Lgs. 480/1992