Che cos’è il secundary meaning di un marchio?
Un marchio può racchiudere più segni distintivi di un prodotto – il secundary meaning.
Per spiegare cosa si intende per secundary meaning di un marchio, occorre partire da dei presupposti normativi che sono stati specificamente individuati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7738 del 19 aprile 2016.
La normativa di riferimento.
Da un lato, infatti, bisogna tenere a mente quanto disposto dall’art. 18 R.D. 929/1942. Questa norma elenca una serie di elementi, beni e segni che non possono essere oggetto di un marchio. Nello specifico, la norma individua la seguente elencazione:
> le parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
> le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
> le figure e i segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma;
> gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse;
> le parole, le figure o i segni contenenti indicazioni non veritiere sull’origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.
La disposizione sopra richiamata deve essere posta in relazione al precedente articolo 16 del medesimo testo di legge. Questa norma, infatti, stabilisce che
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21“.
Dall’altro lato, invece, vi sono i successivi articoli 19 – 47 – 47bis R.D. 929/1942 che prevedono una specifica deroga dei casi di nullità e di divieto di registrazione di un marchio. Trattasi dei casi in cui il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della domanda promossa dalla parte.
Secondo i Giudici, simili espressioni, possono arrivare a conformare il marchio attribuendo allo stesso, ad esempio, particolari caratteristiche merceologiche. Oppure segni che nel corso del tempo, pur rientrando nelle categorie sopra indicate, hanno acquistato un significato distintivo di un prodotto.
Attraverso la comparazione degli articoli sopra richiamati, e l’analisi della loro interazione, la Corte arriva ad individuare il significato di secundary meaning di un marchio.
Più precisamente, queste ultime considerazioni portano a concludere che il secundary meaning:
“[…] si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tale capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso nel mercato […]”.
In buona sostanza, si tratta del caso in cui un marchio, inizialmente privo di capacità distintiva, la acquisti solo successivamente, spesso grazie a riuscite campagne pubblicitarie o di marketing.
Un significato e un messaggio veicolato attraverso lo stesso marchio ma, al contempo strettamente legato a segni che gli erano estranei (anche per espressa volontà del legislatore).
Avv. Jacopo Marchini
